受僱人職務上發明之認定

本文轉載自 經濟部智慧財產局網站
http://www.tipo.gov.tw/ch/News_NewsContent.aspx?NewsID=5755

本件原告主張被告原係原告公司總經理，並選任為公司董事，被告於任職原告公司期間取得與原告公司章程第2條所營事業「CC01090電池製造業」相關之專利總計有15項，有6項之權利人係以原告名義逕予登錄，有5項係經雙方簽訂之「投資協議書」約定意旨，就已經取得者應無條件移轉予原告取得，有2項係被告同意以原告其他關係企業名義逕予登錄，除被告於99年5月13日向本局申請「充電電池之全接觸式極耳構造」新型專利，經本局於99年10月21日以第M391193號公告核准專利，及於99年8月4日向本局申請「鋰電池及夾片式的鋰電池極耳收納裝置」新型專利，並經本局於100 年1月1日以第M395917號公告核准專利，未於申請日以原告或其他關係企業名義申請登錄。系爭專利係在被告任職期間內所申請，且與原告公司所營事業相符，縱依投資協議書約定意旨就已經取得者亦應無條件移轉予原告取得，是系爭2項專利自無例外。

被告受原告僱傭目的除營業管理與市場行銷之業務外，依雙方簽訂之投資協議書即在被要求負責從事研發工作，被告於職務上知悉公司各開發研究產品之內容及功能，故其履行工作契約上之義務，屬所謂職務上之發明，即專利法第7條所稱之職務上發明，其專利權當然由雇用人所有。

原告爰依專利法第5條、第7條、第95條及侵權行為的法律關係，請求被告將系爭2項專利之專利人或專利申請人移轉變更為原告。

對於原告上述主張，被告抗辯其於原告公司並非從事研發工作之人員，且負責之職務範圍亦與研發無關，系爭專利亦非被告之發明而係向日本公司購買取得，係被告不諳法令而誤將發明人載為被告，系爭專利非屬專利法第7條之職務上發明，原告公司無權要求被告將系爭專利移轉予原告。

本件法院審理後認為，原告依據專利法第7條第1項之規定，請求被告將系專利移轉登記為原告所有，為有理由，應予准許。法院於判決中認為專利法第7條第1項，所稱之受雇人，係指於契約存續期間內，在客觀上有服務僱用人指示，提供一定勞務，而受其監督之人，性質上係民法第188條所界定之受雇人，至是否為專利法第7條第1項所稱之受雇人，須依契約內容與屬性而定，不得僅因發明人之職務為經理人，即謂無專利法第7條第1項規定之適用。查本案被告之職務雖為總經理，但兼負責指派研究團隊，且將研發團體之價值作價入股，並將其於任職期間之8件專利移轉予原告，自堪信被告係受雇原告擔任之業務包含研發在內。次查被告雖任總經理職務，但與原告公司簽訂服務契約書，並以勞工身分提列退休金，有98年7月份勞工退休金計算名冊在卷可證，被告並於99年11月22日遭原告公司董事會以經營績效不彰等理由解除總經理之職務，有99年第1次董事會議事錄1 件在卷足憑，顯見被告在客觀上必須服從原告之指示，並受原告公司之監督。又系爭專利所屬技術領域為「鋰電池」與「充電電池」之相關領域，係在原告公司所經營電池製造業之營業項目內，則系爭專利自屬職務上之發明，原告自得依前揭規定請求被告為移轉登記。

法院並於判決中表示，民法第264條雖定有同時履行抗辯權明文，惟專利法第7條第1項所規定，雇用人應支付受雇人適當之報酬，並非係雇用人取得受雇人職務上所完成之發明依契約所應為之對待給付，非屬因契約互負債務，被告自不得就原告應給付之適當報酬與移轉系爭專利之義務，主張同時履行抗辯。 

相關檔案：100年度民專訴字第89號民事判決